作者: Dominik Stuiber

《马德里议定书》在香港的实施以及商标在中国的使用

商标权具有地域性，在其申请和登记的管辖范围内根据其法律和惯例予以授予。原则上，商标需要在每个管辖区注册，才可获得每个司法管辖区的商标保护。

马德里体系（包括《马德里协定和议定书》）为在知识产权组织的登记册上注册商标提供了一个机制，被广泛视为国际注册。然而，国际注册并不能给予全球商标保护。相反，这种商标在多个司法管辖区的延伸保护必须指定给每个相关的司法管辖区。国际注册的过程旨在促进商标在一个单一的申请下在多个司法管辖区的注册和管理。马德里体系有106个成员，覆盖包括中国在内的122个国家。

商标所有人可以通过商标首次注册的商标局提出国际申请，并指定一个或多个寻求保护的缔约方。各指定缔约方商标局根据其国内商标法律和惯例审查国际申请。商标所有者还可以通过知识产权组织管理其在不同司法管辖区维护的商标组合。

香港政府已推出《2019年商标(修订)条例草案》，修订《商标条例》(第559章)及附属法例，以根据《马德里议定书》在香港及从香港实施国际商标注册。

这将使在香港的商标申请人可向香港商标注册局申请国际商标注册，并指定一个或多个司法管辖区为《马德里议定书》寻求保护。同样，《马德里议定书》另一缔约国的商标所有人可向当地商标局提出商标国际注册申请，并指定“中国香港特别行政区”在香港寻求商标保护。在香港实施《马德里议定书》后，在香港和内地寻求保护的海外商标所有人将能够在一个单一的国际申请中指定两个地点。

自1997年回归以来，自1997年移交以来，《马德里协定和议定书》的适用已推迟到香港作为中国成员后再适用。根据建议对《商标条例》及附属法例作出相关修改的法案的立法简介，中央人民政府已表示在原则上支持《马德里议定书》在香港的适用。香港政府正试图在今年9月选举前的立法阶段通过这项法案。据估计，只有在2022-2023年最早实现包括规则和程序在内的有效执行。

由于《马德里议定书》是一项国际协定，因此不适用于内地与香港之间的相互指定。换言之，香港商标所有人不能在内地申请国际注册，反之亦然。政府指出，他们会继续与内地有关当局讨论可否作出单独的行政安排，方便香港和内地的申请人互相申请，同时继续在香港实施《马德里议定书》。

执行《马德里议定书》无疑是国际贸易中心早就应该采取的必要步骤。香港最重要的贸易伙伴中国内地没有纳入类似的跨境商标注册制度，限制了其有效性和相关性。

我们经常被问到，在马德里体系下在中国进行国际注册是否比在本国注册更容易？ 我们的初步建议是注册中文商标。商标在罗马字符中的注册（如国际注册一样，因为原产地注册很可能在美国或欧洲），不会自动保护商标免受使用或注册与该商标相同或相似的商标中文。如果一个外国品牌没有中文名称，很可能会被中国消费者采用翻译或音译的方式。 例如：“Quaker”是“老人牌”，被翻译为“老人品牌”，“Ralph Lauren”的意思是是“三脚马”，被翻译为“三脚马”-证据表明，当地的用法不一定传达预期的品牌形象。中国要求在国内销售的产品要有中文名称. 如果不注册商标，就有可能出现恶意注册，从而导致外国品牌被禁止使用自己的品牌名称。中国有一个“先入为主”的制度，尽管在过去几年里有所改进，但仍然以其在IP侵权执法方面的困难而声名狼藉。

2015年，体育用品和鞋生产商“New Balance”失去了一个商标案件，一个中国人注册了中文名称“新百伦”（“Xin Bailun”）。 由于“New Balance”在中国的商品也使用了这个名称，广州中级法院裁定，“New Balance”侵犯了中国个人的权利，不得不支付9800万元人民币（约1350万欧元）的损害赔偿，发出公开道歉，不允许再使用中文名称“新百伦”。”[china-iprhelpdesk.eu]

在中国申请国家商标时，可能需要对商品或服务的分类和描述进行审查。 虽然中国基本上采用了WIPO的“尼斯分类”，但中国自己的特定分类可能导致不同的覆盖范围。例如，大多数商标局遵循加强“尼斯分类”的做法，并明确定义产品或商品，而中国则完全接受“尼斯分类”。在先前的海外注册之后，可能会导致拒绝非标准分类的注册，并可能在产品覆盖范围方面留下空白。

如果存在潜在的恶意注册，通过国际注册系统提出的优先权请求可能能够首先注册其商标并获得保护权利。因此，是否注册国际或国家商标要视情况而定。很可能同时进行这两项登记是最好的选择。

在任何情况下，注册商标应该是考虑在中国以及与中国做生意时首先要做的事情之一，因为注册国家或国际商标周期平均需要12至18个月。

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